Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la Société A.,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le terme « Pasta Zara », enregistrées pour les produits « pâtes alimentaires» (classe 30), à la Société B., l’un des leadeurs mondiaux de l’habillement, qui utilise le terme « Zara » comme marque pour ses produits et à titre d’enseigne et de nom de domaine.

Voulant renforcer son exclusivité sur le signe « Zara », la société B. demandait au tribunal de prononcer la déchéance des quatre marques contenant le terme « Pasta Zara » enregistrées par la société A.

Dans son jugement du 24 janvier 2014, le tribunal a eu l’occasion de rappeler les conditions de recevabilité d’une telle action (I.), ainsi que les critères appliqués pour apprécier l’existence de l’usage normal d’une marque (II.).

I. Intérêt à demander la déchéance d’une marque

La défense de la Société A. consistait d’abord à contester l’existence des droits de la société B. sur le signe « Zara » et son intérêt à agir. A. faisait valoir qu’un tel intérêt faisait défaut puisque, selon elle,, B. ne dispose pas d’une marque valablement enregistrée à l’appui de sa demande de déchéance. En toile de fond, cette fin de non recevoir soulève la question de savoir si un opérateur économique qui n’a pas de marque valablement enregistrée dans le domaine où le prétendu concurrent est actif, peut demander la déchéance des marques.

Le Tribunal a rejeté l’argument en confirmant l’acception large de l’intérêt à demander la déchéance d’une marque. Pour les juges :

La notion d’intéressé au sens des articles précités de la Convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante.

En l’espèce, le tribunal a relevé que la société B. faisait à tout le moins usage du signe Zara «à très grande échelle» et il considère que cela était suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe Zara.

Ainsi, il est indifférent de savoir, d’une part, si le demandeur en déchéance est titulaire d’une marque enregistrée et, d’autre part, s’il détient une marque ou utilise un signe en lien avec les produits couverts par la marque dont la déchéance est demandée. L’action en déchéance est donc largement ouverte.

Il est également à noter que la condition tenant à l’intérêt à agir dans le cadre d’une demande de déchéance s’apprécie de la même manière que dans le cadre d’une action de droit commun. Les juges rappellent en effet que

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le doit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêt légitimes de quelqu’un.

II. L’exigence de l’usage normal

L’article 2.26, alinéa 2, sous a), de la Convention Benelux, dispose que le droit à la marque est déclaré étaient lorsqu’il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire du Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années. L’objectif de cette disposition est de garantir la libre disponibilité des marques pour les concurrents, et de ne pas restreindre indûment la disponibilité des marques qui ne seraient plus utilisées par leur titulaire.

i. La notion d’usage normal

Se référant à la jurisprudence de la Cour Benelux², le Tribunal explique dans son jugement que:

L’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque (…) il faut qu’il y a ait une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué.

Le Tribunal souligne par ailleurs, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne³, que pour être pris en compte, l’usage doit satisfaire à certaines conditions :

La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe.

Selon le Tribunal l’usage fait par un tiers peut entrer en ligne de compte dès lors que cet usage a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque. L’existence d’un contrat de licence n’est pas indispensable.

Enfin, les preuves admises pour démontrer l’usage de la marque sont libres. En l’espèce, le Tribunal s’est basé sur des factures revêtues de la marque contestée, indiquant les quantités vendues sur le territoire du Benelux durant la période considérée, ainsi que sur des échantillons des produits revêtus de la marque (en l’espèce des sachets de pâtes).

ii. Usage de la marque dans des formes différentes

L’appréciation de l’usage effectif de la marque ne pose pas de difficultés lorsque celle-ci est utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L’appréciation devient plus difficile lorsque la marque est utilisée dans des formes différentes de son enregistrement ou avec des éléments supplémentaires.

À cet égard, il est constant que le droit européen, de même que la Convention Benelux, n’exigent pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.

Citant l’ouvrage de référence de MM. Braun et Cornu⁴, le tribunal rappelle à cet égard qu’il est admis qu’une « modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance ».

Le critère essentiel, rappellent les juges, est de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire la capacité de la marque à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Le tribunal cite à nouveau, dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne⁵:

La directive, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière, d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans em modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.

Mettant en œuvre ces principes, le tribunal constata que l’une des marques contestées avait certes légèrement évolué dans sa présentation, mais que ses éléments distinctifs – à savoir ses éléments caractéristiques, qui permettent de l’identifier – étaient toujours présents : « le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pouvoir d’identification ».

On peut déduire de ce jugement que l’usage d’une marque peut donc se réduire à celui de ses éléments distinctifs.

Par ce jugement, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé la protection accrue liée aux enregistrements des marques, en reconnaissant à leur titulaire une grande souplesse dans l’utilisation du signe enregistré, et en évitant d’admettre trop facilement la déchéance d’une marque dont les éléments distinctifs sont effectivement utilisés.

1. Jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n° 150172 du rôle. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d’appel
2. Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1
3. C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n° 17 à 19
4. Antoine Braun et Emmanuel Cornu, Précis des marques, p. 586, n° 518
5. C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12

Le litige au principal concerne une demande d’enregistrement adressée au Registrar of Trademarks anglais. La demande porte sur les termes “IP Translator” et se rapporte aux services de la classe 41, lesdits services étant identifiés dans la demande par des termes généraux de la classification de Nice: “éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles”.

1. La question de la recevabilité de la question préjudicielle

Parmi les observations écrites qui ont été déposées par des États Membres et des institutions, l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et la commission européenne avaient conclu à l’irrecevabilité de la question préjudicielle tirée du caractère soi-disant non décisif de la réponse à apporter par la CJUE pour la solution du litige.

La CJUE a rejeté les moyens d’irrecevabilité en rappelant que:

“(…) selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I-2119, point 65).

Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 16 octobre 2003, Traunfellner, C‑421/01, Rec. p. I‑11941, point 37; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 25, ainsi que du 1^er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C‑571/07, Rec. p. I‑4629, point 36).

Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté de sa pratique habituelle. En outre, l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi répond effectivement à un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux pendant devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, point 38).“

2. La question préjudicielle

La CJUE a ensuite statué sur la demande de question préjudicielle libellée comme suit:

“Dans le cadre de la directive 2008/95 [...]:

1)      Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?

2)      Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou services couverts par une demande de marque?

3)      Est-il nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de ladite classification [...] soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 [...]?”

3. Les réponses de la CJUE

Quant à l’obligation de clarté et de précision requis par la directive 2008/95/CE, la CJUE a rappelé que

“la directive 2008/95 exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.”

Sur l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, la CJUE a constaté que

“la directive 2008/95 ne contient aucune référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser aux fins de l’enregistrement des marques nationales. Cependant, l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3, de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

“(…) certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.

Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises.

Par conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée.”

Enfin, en ce qui concerne l’étendue de la protection résultant de l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière, la CJUE a confirmé que

“il est possible de demander l’enregistrement d’une marque soit pour la totalité des produits ou des services que recouvre une classe de la classification de Nice, soit pour certains seulement de ces produits ou services (voir, en ce sens, arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, point 112)”.

“(…) en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

Une demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme suffisamment claire et précise.

Ainsi, dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le CIPA, lorsqu’il a utilisé toutes les indications générales de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice, a précisé dans sa demande si celle-ci couvrait ou non l’ensemble des services de cette classe et, en particulier, si sa demande visait ou non les services de traduction.”

4. L’autorité de l’arrêt de la CJUE sur les juridictions et institutions nationales

Face aux interprétations divergentes des autorités en charge de l’enregistrement des marques nationales, Benelux, communautaires et internationales, il est important de rappeler l’autorité des arrêts rendus sur question préjudicielle par la CJUE.

Il n’est pas question d’autorité de chose jugée, alors que l’arrêt sur renvoi préjudiciel ne tranche pas un différend. Il est de coutume de qualifier l’autorité de chose décidée dans le cadre d’un recours préjudiciel d’”autorité de chose interprétée”.

Bien qu’aucun texte ne l’impose expressis verbis, l’”autorité de chose interprétée” s’impose tant au juge de renvoi qu’aux autres juridictions nationales des États Membres. Cette autorité ressort notamment du fait que l’obligation de renvoi des juridictions nationales suprêmes disparait si la CJUE a déjà donné une réponse à une question identique. Par ailleurs, l’interprétation donnée par la Cour est déclaratoire et s’impose autant que la disposition qu’elle interprète. Enfin, il est également régulièrement rappelé que pareille “autorité de chose interprétée” est conforme à l’objectif d’harmonisation du droit européen poursuivi par la procédure du renvoi préjudiciel.

Cet arrêt du 19 juin 2012 devra être appliqué par toutes les autorités nationales, multinationales ou communautaire d’enregistrement des marques.