Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg¹ vient de rappeler les principes applicables dans le cadre d’une demande de déchéance d’une marque sur le fondement de l’article 2.26, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Le litige dont le Tribunal était saisi opposait la Société A.,  titulaire de quatre marques figuratives contenant notamment le terme « Pasta Zara », enregistrées pour les produits « pâtes alimentaires» (classe 30), à la Société B., l’un des leadeurs mondiaux de l’habillement, qui utilise le terme « Zara » comme marque pour ses produits et à titre d’enseigne et de nom de domaine.

Voulant renforcer son exclusivité sur le signe « Zara », la société B. demandait au tribunal de prononcer la déchéance des quatre marques contenant le terme « Pasta Zara » enregistrées par la société A.

Dans son jugement du 24 janvier 2014, le tribunal a eu l’occasion de rappeler les conditions de recevabilité d’une telle action (I.), ainsi que les critères appliqués pour apprécier l’existence de l’usage normal d’une marque (II.).

I. Intérêt à demander la déchéance d’une marque

La défense de la Société A. consistait d’abord à contester l’existence des droits de la société B. sur le signe « Zara » et son intérêt à agir. A. faisait valoir qu’un tel intérêt faisait défaut puisque, selon elle,, B. ne dispose pas d’une marque valablement enregistrée à l’appui de sa demande de déchéance. En toile de fond, cette fin de non recevoir soulève la question de savoir si un opérateur économique qui n’a pas de marque valablement enregistrée dans le domaine où le prétendu concurrent est actif, peut demander la déchéance des marques.

Le Tribunal a rejeté l’argument en confirmant l’acception large de l’intérêt à demander la déchéance d’une marque. Pour les juges :

La notion d’intéressé au sens des articles précités de la Convention Benelux est à interpréter dans le sens le plus large. L’existence d’un simple intérêt moral dans le chef du demandeur est à cet égard suffisante.

En l’espèce, le tribunal a relevé que la société B. faisait à tout le moins usage du signe Zara «à très grande échelle» et il considère que cela était suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir en déchéance de toute marque incluant le signe Zara.

Ainsi, il est indifférent de savoir, d’une part, si le demandeur en déchéance est titulaire d’une marque enregistrée et, d’autre part, s’il détient une marque ou utilise un signe en lien avec les produits couverts par la marque dont la déchéance est demandée. L’action en déchéance est donc largement ouverte.

Il est également à noter que la condition tenant à l’intérêt à agir dans le cadre d’une demande de déchéance s’apprécie de la même manière que dans le cadre d’une action de droit commun. Les juges rappellent en effet que

Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt personnel, né et actuel. Le doit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance; il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêt légitimes de quelqu’un.

II. L’exigence de l’usage normal

L’article 2.26, alinéa 2, sous a), de la Convention Benelux, dispose que le droit à la marque est déclaré étaient lorsqu’il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire du Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années. L’objectif de cette disposition est de garantir la libre disponibilité des marques pour les concurrents, et de ne pas restreindre indûment la disponibilité des marques qui ne seraient plus utilisées par leur titulaire.

i. La notion d’usage normal

Se référant à la jurisprudence de la Cour Benelux², le Tribunal explique dans son jugement que:

L’usage normal ne vise rien d’autre que l’activité sincère du titulaire de la marque (…) il faut qu’il y a ait une commercialisation réelle, même minime, du produit marqué.

Le Tribunal souligne par ailleurs, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne³, que pour être pris en compte, l’usage doit satisfaire à certaines conditions :

La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises. Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe.

Selon le Tribunal l’usage fait par un tiers peut entrer en ligne de compte dès lors que cet usage a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque. L’existence d’un contrat de licence n’est pas indispensable.

Enfin, les preuves admises pour démontrer l’usage de la marque sont libres. En l’espèce, le Tribunal s’est basé sur des factures revêtues de la marque contestée, indiquant les quantités vendues sur le territoire du Benelux durant la période considérée, ainsi que sur des échantillons des produits revêtus de la marque (en l’espèce des sachets de pâtes).

ii. Usage de la marque dans des formes différentes

L’appréciation de l’usage effectif de la marque ne pose pas de difficultés lorsque celle-ci est utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L’appréciation devient plus difficile lorsque la marque est utilisée dans des formes différentes de son enregistrement ou avec des éléments supplémentaires.

À cet égard, il est constant que le droit européen, de même que la Convention Benelux, n’exigent pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.

Citant l’ouvrage de référence de MM. Braun et Cornu⁴, le tribunal rappelle à cet égard qu’il est admis qu’une « modernisation de la marque est toujours possible sous le couvert d’un dépôt plus ancien sans qu’il y ait pour autant déchéance ».

Le critère essentiel, rappellent les juges, est de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire la capacité de la marque à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Le tribunal cite à nouveau, dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne⁵:

La directive, en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière, d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans em modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.

Mettant en œuvre ces principes, le tribunal constata que l’une des marques contestées avait certes légèrement évolué dans sa présentation, mais que ses éléments distinctifs – à savoir ses éléments caractéristiques, qui permettent de l’identifier – étaient toujours présents : « le caractère distinctif de la marque n’a pas été altéré, la marque gardant son pouvoir d’identification ».

On peut déduire de ce jugement que l’usage d’une marque peut donc se réduire à celui de ses éléments distinctifs.

Par ce jugement, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé la protection accrue liée aux enregistrements des marques, en reconnaissant à leur titulaire une grande souplesse dans l’utilisation du signe enregistré, et en évitant d’admettre trop facilement la déchéance d’une marque dont les éléments distinctifs sont effectivement utilisés.

1. Jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2014, n° 150172 du rôle. Au moment de la publication de ce billet (10.03.2014), le jugement reste susceptible d’appel [↩]
2. Cour de Justice Benelux, 27 janvier 1980, aff. 80/1 [↩]
3. C.J.U.E., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, n° 17 à 19 [↩]
4. Antoine Braun et Emmanuel Cornu, Précis des marques, p. 586, n° 518 [↩]
5. C.J.U.E., 25 octobre 2012, aff. C-553/11 et C.J.U.E., 18 juillet 2013, aff. C-252/12 [↩]